23/07/2024 | Patentes,Patentes,Propiedad Intelectual

La EPO plantea tres cuestiones sobre la interpretación de las reivindicaciones de patentes europeas (G 1/24)

Con su reciente decisión T 439/22 del 24 de junio de 2024, la Cámara Técnica de Recursos (TBoA, por sus siglas en inglés) 3.2.01 de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha remitido una consulta (G 1/24, «Aerosol calentado») a la Alta Cámara de Recursos (EBoA).

Esta remisión pretende aclarar la base jurídica para interpretar las reivindicaciones de patentes con el fin de evaluar su patentabilidad, a la vista del artículo 69 del CPE y del Protocolo de Interpretación del artículo 69 del CPE (Protocolo), que especifican:

  • El alcance de la protección conferida por una patente europea o una solicitud de patente europea está determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos se utilizarán para interpretar las reivindicaciones» [art. 69(1) CPE]. 

El artículo 69 del CPE no debe interpretarse en el sentido de que el alcance de protección conferida por una patente europea debe entenderse como el definido por el sentido estricto y literal de la redacción utilizada en las reivindicaciones, y que la descripción y los dibujos sólo deben emplearse para resolver una ambigüedad encontrada en las reivindicaciones. Tampoco debe entenderse que las reivindicaciones sólo sirven de orientación y que la protección real conferida puede extenderse a lo que, a partir de la consideración de la descripción y los dibujos por un experto en la materia, haya contemplado el titular de la patente. Por el contrario, debe interpretarse en el sentido de que define una posición entre estos extremos que combina una protección justa para el titular de la patente con un grado razonable de seguridad jurídica para terceros» [Art. 1 Protocolo].

En lo que respecta a la patentabilidad, desde los inicios del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), el artículo 69 del CPE y el Protocolo se han aplicado tradicionalmente no sólo al evaluar el artículo 123, apartado 3, del CPE (protección añadida no admisible al realizar modificaciones), sino también al evaluar los requisitos previos del artículo 54 del CPE (novedad), el artículo 56 del CPE (actividad inventiva) y el artículo 83 del CPE (suficiencia descriptiva). 

Sin embargo, a lo largo de los años, se ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial según la cual el artículo 69 del CPE y su Protocolo deben aplicarse exclusivamente en el ámbito del artículo 123, apartado 3, del CPE, mientras que, cuando se trata de cuestiones de patentabilidad (artículos 52 a 57 del CPE), estas disposiciones no deben ser aplicables

En este contexto, la remisión efectuada en la decisión T 439/22 tiene por objeto determinar si, y en qué circunstancias concretas, la descripción y las figuras pueden tenerse en cuenta al interpretar una reivindicación de patente y, por último, hasta qué punto una patente puede servir de «diccionario propio», a través de las siguientes cuestiones:

  1. ¿Deben aplicarse el artículo 69, apartado 1, segunda frase, del CPE y el artículo 1 del Protocolo relativo a la interpretación del artículo 69 del CPE a la interpretación de las reivindicaciones de patentes al apreciar la patentabilidad de una invención con arreglo a los artículos 52 a 57 del CPE?
  2. ¿Pueden consultarse la descripción y las figuras al interpretar las reivindicaciones para evaluar la patentabilidad y, en caso afirmativo, puede hacerse de forma general o solo si el experto en la materia considera que una reivindicación es poco clara o ambigua cuando se lee de forma aislada?
  3. ¿Puede no tenerse en cuenta una definición o información similar sobre un término utilizado en las reivindicaciones que figura explícitamente en la descripción al interpretar las reivindicaciones para evaluar la patentabilidad y, en caso afirmativo, en qué condiciones?

Aunque la remisión de la decisión se refiere a los procedimientos de oposición, también puede afectar a los procedimientos ante las divisiones de examen de la EPO.

Enfoque de «diccionario propio» frente a enfoque de «primacía de las reivindicaciones”

Así pues, las tres cuestiones planteadas al EBoA están relacionadas con dos enfoques diferentes de la interpretación de las reivindicaciones de patentes: 

  • Diccionario propio: este enfoque hace hincapié en la autonomía de las patentes para definir el significado de los términos utilizados en las reivindicaciones de patentes, y en la necesidad de leer estos términos en el contexto de todo el contenido, teniendo en cuenta lo que se consigue con la invención. Así, a los términos utilizados en los documentos de patente se les debe dar su significado normal en la técnica pertinente, a menos que la descripción dé a los términos un significado especial. En este sentido, el documento de patente puede ser «su propio diccionario», y el CPE no exige que los términos utilizados en diferentes patentes tengan siempre el mismo significado.
  • Primacía de las reivindicaciones: este enfoque se centra en la necesidad de seguridad jurídica en el sistema de patentes, subrayando que el apoyo de la descripción no debe utilizarse, al menos, para restringir o modificar el objeto de la invención más allá de lo que un experto entendería al leer el texto de las reivindicaciones. La mayoría de las decisiones de la EPO parecen estar de acuerdo con esto, muchas de las cuales aplican el artículo 69 del CPE y su Protocolo. El razonamiento que se da en estos casos se basa en la redacción de la primera frase del apartado 1 del artículo 69 del CPE y se ha conocido en los últimos años como el principio de la «primacía de las reivindicaciones».

Además de su relevancia para los procedimientos de examen y oposición de la EPO, el T 439/22 subraya que también es necesaria una decisión del EBoA, ya que «la interpretación de las reivindicaciones por parte de la Oficina Europea de Patentes debe considerarse en el contexto más amplio del sistema de protección de patentes en su conjunto, por tratarse de una cuestión de Derecho de importancia fundamental«.

Además, la decisión señala que la concesión de patentes europeas «no es un fin en sí mismo». Más bien, el procedimiento de examen (y cualquier procedimiento de oposición subsiguiente) son «el obstáculo establecido por los Estados miembros que debe superarse para obtener (en los procedimientos de examen) y conservar (en los procedimientos de oposición) la protección del monopolio sobre el objeto de las invenciones que se ha demostrado que son nuevas, inventivas y suficientemente divulgadas».

En consecuencia, es de suma importancia que la materia examinada por la EPO sea idéntica a la materia tomada como base para permitir la protección del monopolio por los tribunales nacionales una vez que la patente europea esté en vigor. De lo contrario, la materia del estado de la técnica podría tomarse como motivo para denegar la concesión de una patente europea, aunque su ámbito de protección no abarcara dicha materia. Del mismo modo, las patentes europeas podrían concederse dando protección a materias que ya eran conocidas en el estado de la técnica o que resultaban obvias. En palabras del TBoA «ambos escenarios irían en detrimento de los derechos bien adquiridos de los solicitantes y de los titulares de patentes, o de la libertad de operar en el dominio público, respectivamente»

Así pues, una de las principales cuestiones a las que hay que dar respuesta es si un enfoque que utilice una base diferente para interpretar el significado de las reivindicaciones durante los procedimientos de concesión (incluidos el examen y la oposición) es capaz de alcanzar los objetivos expuestos anteriormente.

Una segunda cuestión adicional es si el experto en la materia debe plantear previamente un defecto de falta de claridad a una reivindicación para poder tener en cuenta la descripción y las figuras al interpretar una reivindicación para evaluar la patentabilidad. En opinión  del TBoA, «ninguna jurisdicción nacional de los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes responde afirmativamente a esta pregunta».

En consonancia con la jurisprudencia desarrollada por los tribunales nacionales de los Estados miembros del CPE, el 06 de febrero de 2024 la Cámara de Recurso del Tribunal Unificado de Patentes (CoA UPC) confirmó esta opinión y sostuvo que, de conformidad con el artículo 69 del CPE y su Protocolo (véase Nanostring v 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023, App_576355/2023):

  • La reivindicación de la patente no es sólo el punto de partida, sino la base decisiva para determinar el ámbito de protección de una patente europea en virtud del Art. 69 del CPE junto con el Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE.
  • La interpretación de una reivindicación de patente no depende únicamente del significado estricto y literal de la redacción utilizada. Más bien, la descripción y los dibujos deben utilizarse siempre como ayudas explicativas para la interpretación de la reivindicación de la patente y no solo para resolver cualquier ambigüedad en la reivindicación de la patente.
  • Sin embargo, esto no significa que la reivindicación de la patente sirva meramente de orientación y que su objeto se extienda también a lo que, tras el examen de la descripción y los dibujos, parece ser el objeto para el que el titular de la patente solicita protección.
  • La reivindicación de la patente debe interpretarse desde el punto de vista de un experto en la materia.
  • Al aplicar estos principios, el objetivo es combinar una protección adecuada para el titular de la patente con una seguridad jurídica suficiente para terceros.
  • Estos principios de interpretación de una reivindicación de patente se aplican igualmente a la apreciación de la violación y de la validez de una patente europea. Esto se desprende de la función de las reivindicaciones de la patente, que, en virtud del Convenio sobre la Patente Europea, sirven para definir el ámbito de protección de la patente con arreglo al Art. 69 CPE y, por tanto, los derechos del titular de la patente en los Estados contratantes designados en virtud del artículo 64 CPE. 64 CPE, teniendo en cuenta las condiciones de patentabilidad en virtud de los Art. 52 a 57 CPE.

Conclusiones

En la decisión T 439/22, el TBoA concluye que, por tanto, parece deseable llegar a un entendimiento común sobre las cuestiones «sin desarrollar normas totalmente nuevas ni examinando únicamente el Derecho nacional, sino también basándose en la jurisprudencia de las salas desarrollada en los últimos 40 años».

El CoA UPC ha dado el primer paso en esta dirección al referirse a la jurisprudencia original desarrollada por la Alta Cámara de Recurso de la EPO en los días en los que el EBoA no tenía ninguna duda de que el artículo 69 CPE y su Protocolo eran aplicables también al evaluar la patentabilidad.

T 439/22 señala además que, «en caso de que la Alta Cámara de Recurso reitere esta postura, parece que podría seguir aplicándose el razonamiento que subyace a las principales líneas jurisprudenciales de las salas. Sin embargo, el orden del examen jurídico podría cambiar. La práctica resultante podría ser igualmente adecuada para tratar adecuadamente tanto las definiciones restrictivas como las amplias que se encuentran en la descripción. Una mirada más atenta a las razones que subyacen a la evolución de la jurisprudencia puede hacer que esto sea plausible».

Como también recordó el TBoA, la EPO es una autoridad de concesión que tramita cientos de miles de solicitudes de patentes al año y, por este motivo, debe aplicar un sistema de examen sólido, armonizado y predecible. Además, y tal como se establece en el artículo 84 del CPE, las reivindicaciones deben ser claras, concisas y apoyarse en la descripción para definir correctamente la materia para la que se solicita protección. Así, «utilizar términos conocidos para describir algo que no se corresponde con el significado establecido de dichos términos constituye una amenaza potencial para la claridad de una reivindicación».

Como se puede prever, llegar a una respuesta a las preguntas planteadas en G 1/24 (si son aceptadas por el EBoA) no será fácil, y no podremos esperar una decisión antes de finales de 2025. En vista del tiempo necesario para emitir una respuesta, en una Comunicación de 01 de julio de 2024 que se aplica con efecto inmediato, la EPO ha informado de que, para garantizar el correcto funcionamiento de la EPO y por seguridad jurídica, los procedimientos ante las divisiones de examen y de oposición no se suspenderán, y deberán continuar mientras la remisión al EBoA esté pendiente

Por lo tanto, las divisiones de examen y oposición aplicarán la práctica establecida en las Directrices de la EPO para el examen, según la cual, en la medida de lo posible, exigirán que se modifique una reivindicación de manera que, en los casos en que la descripción dé un significado específico a las palabras utilizadas en las reivindicaciones, el significado quede claro a partir de la redacción de la reivindicación por sí sola.

Estaremos muy  atentos a cualquier novedad sobre el desarrollo de este asunto, así como sus implicaciones en la jurisprudencia tanto del TUP como de los tribunales nacionales.

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