08/10/2024 | Patentes,Patentes

Los escritos preventivos en el Tribunal Unificado de Patentes o cómo poner las medidas cautelares patas arriba (o no)

Qué es un escrito preventivo. Para qué sirve. El UPC.
Los escritos preventivos son ya ampliamente conocidos gracias a su capacidad de proporcionar protección ante un requerimiento judicial preliminar o una solicitud de medidas cautelares. Visto así, parece un recurso muy útil pero, sin embargo, hay casos en los que una mala estrategia puede convertir este proceso en un arma de doble filo.
En primer lugar, hay que destacar el poder de las medidas cautelares, sobre todo si se conceden ex parte o inaudita parte (es decir, sin escuchar las alegaciones de la parte a la que afectan estas medidas).

El Tribunal Unificado de Patentes (UPC, por sus siglas en inglés) se ha mostrado dispuesto a aceptar estas medidas, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones (descritas más ampliamente en las Reglas de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes, RoP, por sus siglas en inglés): validez e infracción prima facie, urgencia y proporcionalidad. Hay que tener en cuenta que podría tratarse de una única medida que afectaría a todos los países de la UE cubiertos por el acuerdo, lo que supone un territorio muy amplio. De ahí que sea muy importante examinar la utilidad de estos escritos protectivos. 
La Regla 207(1) RoP dice que si «una persona con la facultad de iniciar un procedimiento en virtud del artículo 47 UPCA considera probable que en un futuro próximo pueda presentarse ante el Tribunal una solicitud de medidas cautelares contra ella como demandada, podrá presentar un escrito preventivo». Esto quiere decir que si una persona o una empresa tiene conocimiento de una patente de terceros relevante y considera que esta patente puede utilizarse para solicitar medidas cautelares contra ella, puede presentar un escrito de protección. De este modo, se evita (o al menos se dificulta) una hipotética concesión automática de estas medidas cautelares.

Cómo presentar un escrito preventivo. Procedimiento  ante el UPC.

Como se puede deducir por el párrafo anterior, no es posible presentar un «escrito preventivo general y universal»: el escrito debe referirse a una patente específica (y también referirse al presunto solicitante de las medidas cautelares, incluida su dirección postal). Si es posible, el escrito también debe proporcionar información sobre cualquier procedimiento anterior o pendiente relativo a esa patente ante el Tribunal, la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés) o cualquier otro tribunal o autoridad.

Todo esto es necesario, pero no es suficiente. Es sumamente importante que la carta de protección no sea sólo un «escudo», sino también una «espada». La RoP (Regla 207(3) RoP) ofrece la oportunidad de aportar argumentos contra la patente y contra la infracción, mostrando:

  • porqué la patente no es válida
  • los hechos y pruebas en que se basan los argumentos de derecho
  • porqué el producto/método del demandado no infringe la patente
  • porqué la aplicación de medidas cautelares no sería proporcional
  • las razones por las que debería celebrarse una vista oral antes de conceder las medidas cautelares
  • por último, pero no por ello menos importante, por qué debería exigirse una garantía de indemnización

Un escrito preventivo “en acción”

La presentación de una carta de protección puede alterar significativamente el curso de los acontecimientos en el procedimiento de medidas cautelares.

En primer lugar, el escrito preventivo no se publicará hasta que se soliciten las medidas cautelares: el demandante no conocerá de antemano los argumentos del demandado (de hecho, ni siquiera sabrá si existen argumentos del demandado).

No obstante, la parte que presente el escrito preventivo deberá abonar una tasa de renovación (Regla 207(9) RoP) si no se solicitan contra él medidas provisionales basadas en los datos recogidos en el escrito, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción del mismo. Si ya se ha presentado una solicitud de medidas cautelares, se entregará una copia del escrito al juez encargado del procedimiento (y también al solicitante de la solicitud de las medidas).

Pero esto no acaba aquí: según la Regla 209(5) RoP si una parte solicita medidas cautelares ex parte y el tribunal, a la vista del escrito preventivo, decide no conceder las medidas cautelares ex parte, la parte que solicita las medidas cautelares puede retirar la solicitud… ¡sin que lo sepa el demandado!

Además, la presencia de un escrito preventivo puede ser suficiente para que el Tribunal convoque a ambas partes a un procedimiento oral en lugar de conceder las medidas ex parte (Regla 209(2)(d) RoP).

En resumen – Consejos y sugerencias

  • Un escrito preventivo puede ser costoso, pero puede ser suficiente para evitar que se concedan medidas cautelares (lo cual evita un coste mucho mayor).
  • El escrito preventivo debe redactarse con cuidado; de lo contrario, puede conseguir el objetivo equivocado (véase, por ejemplo, el procedimiento ante la División Local de Düsseldorf (acción nº UPC_CFI_177/2023), donde un escrito deficiente no evitó las medidas cautelares de una bicicleta mostrada en una feria).
  • Hay que tener en cuenta que también se pueden presentar escritos preventivos contra una patente que está opted-out (fuera del sistema UPC), ya que, aunque en ese momento dicha patente no estaría bajo la jurisdicción del UPC, dicha solicitud de opt-out podría retirarse (y a partir de ese momento, el UPC sí sería competente para actuar sobre esta patente).
  • Ante la duda, lo mejor es consultar con un agente de patentes de confianza, que podrá ofrecer una estrategia a medida para este tipo de situaciones.
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