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19/10/2023 | News,Patentes,Propiedad Intelectual
Resumen de la decisión G 1/22 y G2/22 de la Alta Cámara de Recurso de la EPO
La semana pasada, la Alta Cámara de Recurso (EBoA) de la Oficina Europea de Patentes (EPO) emitió una decisión sobre los casos consolidados G 1/22 y G 2/22, respondiendo a dos cuestiones de Derecho relacionadas con el derecho de prioridad, remitidas por la Cámara Técnica de Recurso 3.3.04 en los procedimientos T 1513/17 y T 2719/19.
La primera cuestión se refiere a la competencia de la EPO para determinar la validez del derecho a reivindicar prioridad en una solicitud posterior. La segunda cuestión se refiere a una situación especial que se produce cuando una parte, normalmente los inventores, presenta una solicitud de prioridad en los Estados Unidos (por ejemplo, en una solicitud provisional) que luego se utiliza como solicitud de prioridad para una solicitud PCT posterior, en la que se designa a una parte únicamente para los Estados Unidos (normalmente los inventores), y a otra parte para la protección regional europea mediante patente (normalmente el empleador de los inventores).
A continuación, se reproducen y comentan ambas cuestiones y sus respuestas:
A través de esta respuesta, el EBoA concluye que, en el contexto del Convenio de la Patente Europea (CPE) y de los procedimientos ante la EPO, debe hacerse una distinción estricta entre el derecho a la patente europea y el derecho a la prioridad: mientras que el título de la solicitud posterior está sujeto a la legislación nacional en materia de propiedad (y su transferencia se rige por las leyes nacionales), el derecho a reivindicar la fecha de prioridad para la solicitud europea posterior también debe evaluarse con arreglo a la legislación autónoma del CPE.
Además, teniendo en cuenta (i) los intereses de las partes, (ii) la falta de requisitos formales para la transferencia de derechos de prioridad y (iii) la necesaria cooperación entre el solicitante de prioridad y el solicitante posterior en el contexto de los requisitos establecidos en el artículo 88, apartado 1, del CPE, el EBoA también concluye que debe presumirse la existencia del derecho a la prioridad, adoptando un enfoque favorable al titular de la patente. Sin embargo, esta presunción debe ser refutable, a fin de tener en cuenta los casos excepcionales en los que la reivindicación de la prioridad por el solicitante posterior parece no estar justificada. En todo caso, no puede excluirse que, cuando la presunción del derecho a la prioridad sea objetada, también deban tenerse en cuenta las legislaciones nacionales. Por ejemplo, la existencia de personas jurídicas que sean partes en las cesiones de derechos de prioridad puede ser pertinente, y puede requerir una evaluación con arreglo a las legislaciones nacionales.
Por último, si no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 88, apartado 1, del CPE, el solicitante posterior no podrá reivindicar la prioridad por este único motivo. El cumplimiento de estos requisitos de procedimiento no está cubierto por la presunción refutable y, a este respecto, debe evitarse la confusión entre el “enfoque de todos los solicitantes” (en inglés, “all applicants approach”) utilizado, por ejemplo, en la decisión T 844/18 (CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE) y un “enfoque de solicitantes conjuntos en PCT” (en inglés, “PCT joint applicants approach”), en el que las partes A y B son solicitantes del PCT para diferentes Estados designados.
A través de esta respuesta, el EBoA deja abierta la validez de extender el conocido “enfoque de solicitantes conjuntos” (citado regularmente en relación con el Artículo 118 del CPE) a un “enfoque de solicitantes conjuntos en PCT”, pero coincide con la Cámara Técnica remitente en que, en las circunstancias descritas en la cuestión II, la presentación mutua demuestra –a falta de indicaciones en contrario– la existencia de un “acuerdo implícito” entre la parte A y la parte B, confiriendo a la parte B el derecho a beneficiarse de la prioridad para el territorio del CPE. Por lo tanto, a falta de indicios fácticos sustanciales en sentido contrario, la presentación conjunta de la solicitud PCT posterior demuestra suficientemente que las partes celebraron un acuerdo implícito, o informal, que permitía a la parte B invocar el derecho de prioridad establecido por la presentación de la solicitud de prioridad por la parte A.
Por otra parte, no puede entenderse que exista un acuerdo implícito si todos los solicitantes prioritarios no son solicitantes o cosolicitantes de la solicitud posterior (la situación de “enfoque de todos los solicitantes” que subyace en la sentencia T 844/18). Sin embargo, la presunción refutable del derecho de prioridad también puede aplicarse en situaciones en las que uno de los solicitantes de prioridad no participe en la presentación de la solicitud posterior. En determinadas circunstancias, un solicitante de prioridad que no figure en la solicitud posterior puede tener motivos para reivindicar la titularidad de la solicitud posterior (en procedimientos ante los tribunales nacionales) o puede poseer pruebas para refutar la presunción de derecho de prioridad en un procedimiento ante la EPO.
La interpretación de una presentación conjunta como prueba suficiente de un acuerdo implícito sobre el uso conjunto del derecho de prioridad en el contexto de una solicitud conjunta del PCT puede aplicarse independientemente de la presunción refutable abordada en relación con la cuestión I. Sin embargo, un acuerdo implícito en la situación a que se refiere la cuestión II puede reforzar la presunción de derecho a la prioridad estipulada en relación con la cuestión I.
Las decisiones G 1/22 y G 2/22 son particularmente pertinentes para los casos en los que se reivindica la prioridad de las solicitudes estadounidenses presentadas antes de la entrada en vigor de la “Ley de Invenciones de los Estados Unidos” (AIA) de 2011, en los que sólo los inventores podían ser solicitantes en virtud de las leyes entonces aplicables. Y, lo que es aún más interesante, aún está por ver si el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) se basará en esta decisión del EBoA para aplicar primero el CPE (en lugar de la legislación nacional) para evaluar el derecho de prioridad.
Más información
Comunicado de prensa de 10 de octubre de 2023 relativo a las decisiones G 1/22 y G 2/22 de la Sala de Recurso Ampliada
Texto íntegro de las decisiones G 1/22 y G 2/22