Solicitudes de patente divisionales: comparación entre la práctica de la EPO y de la OEPM

En el ámbito de la propiedad industrial, las solicitudes de patente divisionales son un mecanismo importante dentro del procedimiento de concesión de patentes, que está regulado tanto por la Oficina Europea de Patentes (EPO) bajo el Convenio sobre la Patente Europea (EPC), como por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) bajo la Ley de Patentes (LP) española. En este artículo se explica qué son las solicitudes divisionales y sus principales diferencias bajo la práctica de la EPO y de la OEPM, así como una serie de recomendaciones y aspectos a tener en cuenta ante cada oficina.

¿Qué es una solicitud de patente divisional?

Una solicitud de patente divisional es una solicitud de patente derivada de una solicitud de patente anterior (denominada «solicitud originaria», o «progenitora») que se encuentra en tramitación. Este tipo de solicitudes permite al solicitante dividir el contenido de la solicitud originaria en una o más solicitudes nuevas, donde cada solicitud divisional protege una invención distinta que ya estaba descrita en la solicitud original. La solicitud divisional conserva la fecha de presentación y, si aplica, la fecha de prioridad de la solicitud originaria.

El propósito principal de las solicitudes divisionales es abordar situaciones en las que la solicitud originaria contiene más de una invención, o cuando el solicitante desea proteger diferentes aspectos de una misma invención de manera separada, con fines procedimentales, comerciales, de mercado o por acuerdos de licencia o transferencia.

¿Cuándo se puede presentar una solicitud divisional?

Según el Art. 82 EPC, y el Art. 26 LP, una solicitud de patente debe referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, que formen un único concepto inventivo general (unidad de invención). Bajo esta obligación, si la oficina de patentes considera que la solicitud originaria reivindica diferentes invenciones no unitarias, puede requerir al solicitante que éste divida la solicitud en varias solicitudes divisionales, cada una de ellas cubriendo una invención distinta.

Alternativamente, el solicitante puede presentar solicitudes divisionales de manera voluntaria por razones estratégicas, como por ejemplo:

• Proteger diferentes aspectos de la invención en solicitudes separadas.
• Ajustar el alcance de las reivindicaciones de la solicitud originaria o de la divisional, para facilitar su concesión.
• Retrasar la tramitación de ciertas partes de la invención por eficiencia de costes, o como herramienta frente a competidores.
• Licenciar o transferir la solicitud de patente originaria y la divisional de forma separada.

Requisitos para presentar una solicitud divisional

Para que una solicitud divisional sea válida, debe cumplir con los siguientes requisitos establecidos en el Art. 76 EPC, en la R. 36 EPC y en los Arts. 44 y 45 del Reglamento de Ejecución de la LP (RLP):

• Solicitud originaria pendiente: la solicitud originaria debe encontrarse en tramitación (es decir, no debe haber sido concedida, denegada, retirada o considerada retirada en el momento de presentar la solicitud divisional).
• Contenido admisible: el contenido de la solicitud divisional no puede exceder el contenido de la solicitud originaria tal y como se presentó, es decir, no puede añadir materia no permitida respecto a dicha solicitud.
• Unidad de invención: la solicitud divisional debe referirse a una invención o a un grupo de invenciones distintas a las de la solicitud originaria, y han de cumplir con el requisito de unidad de invención.

Procedimiento para presentar una solicitud divisional

El procedimiento para presentar una solicitud divisional incluye, típicamente, los siguientes pasos:

1. Preparación de la solicitud: la documentación de la solicitud divisional incluye una descripción, reivindicaciones, dibujos (en su caso) y un resumen. Las reivindicaciones pueden ser diferentes a las de la solicitud originaria pero, en ese caso, han de estar soportadas por su contenido original.
2. Presentación ante la oficina de patentes: la solicitud se ha de presentar indicando que es una solicitud divisional y referenciando la solicitud originaria.
3. Pago de tasas: se deben pagar las tasas de presentación y de búsqueda / IET, de forma similar a una solicitud de patente convencional.
4. Examen: la solicitud divisional se somete a un examen formal y sustantivo por parte de la oficina, de manera independiente al de la solicitud originaria. Ello incluye verificar, entre otros requisitos, la concurrencia de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
5. Devolución de tasas de búsqueda: si la oficina de patentes puede beneficiarse de la búsqueda previamente realizada para la solicitud originaria, la tasa de búsqueda de la divisional puede ser reembolsada total o parcialmente. Dicho reembolso se hace de oficio por parte de la EPO, pero ante la OEPM ha se ser pedido expresamente por el solicitante.
6. Cadenas de divisionales: tanto la EPO como la OEPM permiten presentar solicitudes divisionales de múltiples generaciones (es decir, divisionales de divisionales), en tanto que la patente originaria de la nueva divisional se encuentre en tramitación.

Aspectos estratégicos y consideraciones de interés

La utilización de solicitudes divisionales como parte de la estrategia de protección de una o más invenciones debe tener en cuenta los siguientes factores:

• Preparación temprana: es crucial identificar, desde el inicio, si una solicitud originaria podría dar lugar a divisionales, especialmente en invenciones complejas con múltiples objetos o aspectos. Ello permite redactar el texto de la solicitud originaria de forma que, en el futuro, sea sencillo dividirla sin incurrir en adición de materia no permitida. Cuando este factor no se tiene en cuenta debidamente, puede acarrear objeciones futuras (a veces de difícil solución) y costes innecesarios.
• Gestión de plazos: los plazos impuestos por la EPO y por la OEPM para la presentación de divisionales requieren una planificación cuidadosa, que ha de ser prevista con margen suficiente antes de la concesión, el abandono o la denegación de la solicitud originaria. Para ello, puede ser necesario solicitar prórrogas de plazos o utilizar remedios (continuaciones de procedimiento, recursos, etc.) para evitar perder la oportunidad de presentar la divisional.
• Análisis de costes: siempre es recomendable evaluar con prudencia si los beneficios de una solicitud divisional justifican el coste adicional que ésta puede generar.
• Coherencia con la solicitud originaria y con las divisionales previas: las reivindicaciones y, en general, el texto de la solicitud divisional debe estar cuidadosamente redactado para evitar objeciones debidas a requisitos específicos de cada oficina / jurisdicción (ver debajo).

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Diferencias entre la práctica de la EPO y de la OEPM respecto a las solicitudes divisionales

En los apartados siguientes se enumeran algunos de los factores más relevantes a tener en cuenta durante la tramitación de solicitudes divisionales bajo el EPC y la LP.

Solicitudes divisionales ante la EPO

• Flexibilidad estratégica: en la EPO, el examen sustantivo de una solicitud divisional se realiza, en principio, de la misma manera que en cualquier otra solicitud. Las reivindicaciones de una solicitud divisional no tienen por qué limitarse a la materia ya reivindicada en las reivindicaciones de la solicitud originaria. Además, la oficina no considera un abuso de procedimiento per se que las reivindicaciones de la solicitud divisional tengan un alcance similar o más amplio que las reivindicaciones concedidas en relación con la solicitud originaria (véase decisión T 422/07 de la Cámara Técnica de Recurso de la EPO, sin perjuicio del punto siguiente).
• Posible vista oral: al examinar una solicitud divisional, la División de Examen de la EPO puede, excepcionalmente, emitir una convocatoria de vista oral como primera acción oficial, si: 1) la solicitud originaria fue denegada o retirada, y no hay perspectivas de concesión para la solicitud divisional, incluso teniendo en cuenta la respuesta del solicitante al informe de búsqueda; 2) el contenido de las reivindicaciones del expediente es sustancialmente igual o más amplio que el objeto de las reivindicaciones examinadas para la solicitud originaria denegada o retirada, o que sirvieron de base para la búsqueda de la solicitud divisional; o 3) siguen vigentes una o más objeciones cruciales para el resultado del procedimiento de examen, que hayan sido ya planteadas en el informe de búsqueda de la solicitud divisional, en la denegación de la solicitud originaria, o en una comunicación emitida respecto a la solicitud originaria retirada.
• Plazo de presentación: en la EPO, la pendencia de la solicitud originaria incluye también el plazo de recurso de una decisión de concesión o denegación, según confirmación de la reciente decisión J 0001/24 de la Cámara Jurídica de Recurso de la EPO.
• Pago de anualidades acumuladas y tasas adicionales: la presentación de una solicitud divisional ante la EPO incluye el pago de todas las anualidades acumuladas desde la fecha de presentación de la solicitud originaria. Si la tramitación se encuentra muy avanzada, ello puede suponer un sobrecoste considerable a tener en cuenta. Además, las solicitudes divisionales de segunda generación (divisionales de divisionales) y siguientes están sujetas a tasas adicionales. Por otra parte, como en cualquier solicitud europea, se aplican también tasas a las reivindicaciones por encima de quince, y por exceso de páginas.
• Control sobre la tramitación: el EPC otorga un control casi total al solicitante para mantener un expediente «vivo» mediante la presentación de solicitudes divisionales, proporcionando una importante ventaja competitiva frente a otras jurisdicciones.

Solicitudes divisionales ante la OEPM

• Plazo de presentación: el solicitante de una patente puede solicitar, a iniciativa propia, la división de su solicitud en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo. Ello incluye el plazo comprendido entre la comunicación de intención de concesión/denegación y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).
• Tasas: las solicitudes divisionales ante la OEPM no conllevan tasas adicionales, y las anualidades acumuladas se pagan tras la concesión. Además, la oficina no aplica recargo por número de reivindicaciones ni de páginas.
• Justificación sustantiva: al presentar la solicitud divisional, el solicitante debe justificar en qué medida el objeto de protección de la solicitud divisional es una parte y no es esencialmente el mismo que el de la solicitud originaria (Art. 44.3 RLP).
• Interpretación restrictiva: la interpretación de las solicitudes divisionales por parte de la OEPM posee un enfoque orientado, principalmente, a la unidad de invención y no a la protección estratégica de aspectos adicionales de la solicitud originaria. Ello implica que el Examinador de la divisional puede negarse a procesar la solicitud, por ejemplo, si se basa en una reivindicación dependiente de la solicitud originaria (incluso si ésta se ha eliminado durante la tramitación de dicha solicitud).
• Fecha de solicitud efectiva: a los efectos de mantener como fecha de presentación la asignada a la solicitud originaria, la OEPM verifica si el objeto de la solicitud divisional se encuentra comprendido en la solicitud inicial (Art. 45.2 RLP).
• Incertidumbre procedimental: en la práctica, la interpretación del punto anterior por parte de la OEPM no sólo se aplica al criterio de no adición de materia no permitida (Art. 48.5 LP), sino también al requisito del Art. 44.3 RLP (justificación de solicitud divisional). La consecuencia del no cumplimiento del criterio de no adición de materia es la denegación de la divisional (según se aclara en las Directrices de Examen de solicitudes de patente de la OEPM). Sin embargo, si el Examinador considera que la solicitud no cumple con los requisitos sustantivos para tratarse como divisional, ésta puede ser procesada como solicitud de patente convencional, con el consiguiente cambio de fecha de presentación (que ya no será la de la solicitud originaria, sino la de presentación de la divisional), y eliminando potencialmente el derecho a presentar más divisionales en el futuro. Opcionalmente, la OEPM puede otorgar un plazo de alegaciones al solicitante para justificar la divisional, pero éste es muy breve (típicamente, diez días) y puede resultar insuficiente en determinados casos.

Conclusiones y recomendaciones

Las solicitudes de patente divisionales son una herramienta valiosa en el procedimiento de concesión de las patentes europeas y españolas, ya que permiten a los solicitantes gestionar de manera estratégica la protección de sus invenciones. Sin embargo, su uso requiere un conocimiento adecuado de los requisitos legales, plazos y costes asociados.

El tratamiento de las solicitudes divisionales por parte de la EPO es sumamente flexible, tanto a nivel procedimental como sustantivo. Ello permite al solicitante mantener, en todo momento, un alto control sobre la tramitación de la cadena de divisionales, generando un alto valor añadido desde el punto de vista estratégico. Por tanto, una buena estrategia de divisionales ante la EPO puede suponer un importante ahorro de costes iniciales de tramitación, con la ventaja añadida de mantener la fecha de solicitud de la solicitud originaria (lo que, en algunos sectores técnicos, como el de las telecomunicaciones, software, farmacéutico, etc. puede ser crucial para una protección completa de la invención). No obstante, los costes a largo plazo pueden ser elevados si no se planifican adecuadamente.

Por su parte, la tramitación de divisionales ante la OEPM es muy eficiente en costes. Sin embargo, la oficina española adopta un enfoque más restrictivo y tradicional que el de la práctica europea, otorgando plena discrecionalidad al Examinador del expediente para aceptar o no la solicitud como divisional. Ello puede generar, en los casos más desfavorables, un riesgo de cambio de fecha del expediente y, en consecuencia, la posible nulidad de la solicitud divisional por falta de novedad respecto a la solicitud originaria. Ante esta circunstancia, el único remedio inmediato posible pasa por la interposición de un recurso de alzada. Por tanto, el procedimiento de solicitudes divisionales ante la OEPM deja un control considerablemente menor al solicitante sobre su tramitación, recomendándose su uso solamente en estrategias de protección conservadoras respecto a la materia reivindicada.

En los dos casos analizados, una planificación adecuada y el asesoramiento cualificado de un agente de patentes europeas, o de un agente de la propiedad industrial, resulta esencial para maximizar los beneficios del mecanismo de solicitud de patentes divisionales, garantizando el cumplimiento de los requisitos específicos de cada oficina, y limitando los riesgos asociados con la mayor eficiencia de costes.

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